商標の類似の判断で一番大切なこと
知財


この記事では、商標専門の弁理士が、一般の方に向けて、商標の類似を判断する際に「最も本質的で最も実務上重要」な考え方をご説明します。

商標の類似についてインターネットなどで調べると、「外観」「称呼」「観念」の3つの観点で比較して「総合的に判断する」といった説明がされていることが多いと思います。
これは、特許庁の審査における運用の指針を定めた、「商標審査基準」というものに記載されているものです。

商標審査基準は商標実務において無視できない非常に重要な基準ですが、最終的には「総合的に判断する」という基準ですので、明確な答えを出すことは難しいです。
また、商標審査基準は、あくまでも特許庁の”審査”において類似の判断をするためのものですから、”商標権侵害”において類似を検討するには、また別の判断基準が必要となります。

この記事の目次

1.基本は称呼(読み、発音)

商標の業界では、商標の発音や読みのことを「称呼」といます。
現状、審査官が商標の類似の判断において、最も優先的に考慮しているのは、この「称呼」だと思います。実際、審査基準を見ても、圧倒的に「称呼の類似」についての説明が多いです。

プロでも侮りがちな称呼の類似

まず、一般の方が、「Aという商標とBという商標が類似しているかどうか」を考える時に、最も心に留めておかなくてはならないのは、「称呼の類似を甘く見ない」ことです。

下記の2つは、弁理士も痛い目を見ることが多いシチュエーションだと思います。

(a)1文字(1音)違い
(b)観念(意味)が違う造語


(a)1文字(1音)違い
商標審査基準によりますと、1文字違い(1音違い)でも、類似と判断される場合は多々あります。
特に、例えば、「アイウエオ」と「アミウエオ」のように”全体の音数が同じ”場合は、類似と判断される傾向が高くなります。

(b)観念(意味)が違う造語
「”観念(意味)”が全然違うから大丈夫だろう」と思って商標登録出願したら、他者商標と類似していると言われて痛い目を見るパターンです。
確かに、称呼(音)が近くても観念(意味)が違えば類似と判断されない場合があります。

しかし、ここで気をつけなくてはならないのは、「造語」の場合、”特定の観念を生じない”と判断されることがあるという点です。 これは、両方の商標が造語である場合のみならず、片方の商標のみが造語の場合も、そのように判断される場合があります。

造語から特定の観念(意味)が生じるかどうかは、ケースバイケースだと思います。造語であっても特徴的な観念を感じられる商標もあります。私自身、そのように審査官に反論して反論が認められたこともあります。

しかし、結果的に反論が認められたとしても、一度審査官に「類似」だと判断されていて、拒絶理由通知をされているという時点で、危ない橋を渡っているのは確かです。弁理士が「反論すれば通るから、大丈夫」と気軽に言ったとしたら、それは少し楽観的かもしれません。

2.地名や業種がついただけだと類似と言われやすい

例えば、ABCという商標が飲食店の分野で商標登録されているとします。
この時、ABCジャパン、ABC東京、あるいは、ABCステーキ、ビストロABCなどは、類似の範囲として審査でNGとされる可能性があります。

この現象は、業種を問わずに起きることですが、よく起きる業種(区分)として、第41類の「知識の教授」「セミナー」が考えられます。
「知識の教授」や「セミナー」の場合、「ABC+教える内容」という商標が、ABCと類似する可能性が出てきます。そうすると、思いの外、幅の広い類似範囲となることがあるためです。

なお、「ABC」と「ABC+普通名称」が、絶対に類似しているかというと、そういうことではありません。特に「ABC+普通名称」が全体として短く一体感のある言葉になっている場合は、「ABC部分だけが共通していても、全体として類似していない」と判断される場合があります。

また、「普通名称」の部分が、その業種と全く関係のない普通名称である場合などは、類似とされない可能性があります。

3.「紛らわしいかどうか?」という考え方を身につけよう

さて、ここからは、商標の類似について、法律や審査基準とは少し違ったビジネスの現場の観点で考えてみます。

(1)商標権侵害における類似の判断

商標の類似を考えるシチュエーションは大きく2つあります。

1つ目は、商標登録出願する前です。これは、その商標が審査でOKになり、無事に商標登録になるかを予測するためです。

2つ目は、ビジネスの現場において商標を使うときです。これは、自分が商標を使う行為が他人の商標権を侵害していないか判断するためです。

今までは、1つ目の観点、すなわち、「その商標が商標登録になるかどうか?」ということをメインに考えてきました。しかし、それと同じかそれ以上に、「実際にその商標を使った時に他人の商標権を侵害しないか?」、「その商標を使っていて他人から訴えられることはないか?」という観点は重要です。

商標権侵害かどうかを判断する時の類似の判断は、審査の時の審査基準とは、異なる場合があります。

例えば、「アイウエオ」という商標と「アリウエオ」という商標が、仮に審査では類似と言われたとします。しかし、実際に使っていた時に実際問題「全く紛らわしくない」ということであれば、商標権侵害になりませんし、また、商標権者も何も言わないと考えられます。

(2)実際に使用する時は「紛らわしいかどうか」を考える

それでは、実際に商標を使用する場面で、他人の商標権を侵害していないか(他人の登録商標と類似していないか)を判断するには、どう考えれば良いのでしょうか?
もちろん、審査官が使う商標審査基準もある程度そのまま使うことができます。

しかし、一番重要な考え方は、「需要者から見て”出所の混同”が起こるか」ということです。これを一言で言い換えると、「紛らわしいかどうか」という言葉で表すことができます。

例えば、”ソニー”という有名登録商標がある中で、”ソニープラス”という商標を使ったとします。この時”ソニー”と”ソニープラス”が類似しているかどうかを考える時には、「音が似ている」ということもさることながら、「”ソニー”と”ソニープラス”が何らかの関係があるように誤解される可能性があるか」ということが重要となります。

おそらくですが、”ソニー”という会社が日本における有数の会社であることから考えても、”ソニープラス”という商標は、ソニーと何らかの関係があるサービスと誤解される可能性があり、類似性は認められると思います。

(3)逆の立場になって考える

もし、今あなたが、例えば、”ソニープラス”という商標を使ってインターネットプロバイダサービスをしたいなと思ったとします。その時に、「ソニーの商標権を侵害しないだろうか?」と心配になったとします。
そういう時は、一度逆の立場になって考えてみるのも有効な方法です。

つまり、逆にあなたがソニーの商標担当の責任者になったつもりで考えてみるということです。

もし、あなたがソニーの商標担当責任者だったならば、他人が”ソニープラス”という商標を使ってインターネットプロバイダサービスをしていたとしたら、「”ソニー”と”ソニープラス”だと全然違うし、気にすることはないよね」と思うか。

それとも、「これはちょっとやめてほしい」と思うか、ということです。
あるいは、「個人的には、まあ放っておいていいと思うけれど、立場上放っておくわけにはいかない」というパターンもあるかもしれません。
実は、この「相手がどう思うか」というのは、法律の基準と同じかそれ以上に重要です。

なぜかというと、例え裁判をしたら商標権侵害になる案件であったとしても、相手が気にしなければ訴えられたりトラブルになったりすることはありません。その一方で、裁判をしたら商標権侵害でないと判断される可能性が高い案件だったとしても、相手が「こいつは紛らわしい。邪魔だ」と思ったならば、訴訟を起こされる可能性は高まるためです。
そして、勝ち目の高い訴訟だとしても、決着がつくまでに多くの時間とお金と信用を失うことになるのです。

まとめ

商標は、商標登録することが終わりではなく、安心して使い続け、ブランドを育てることが目的です。 この記事で、商標トラブルを避けるための考え方が少しでも伝われば幸いに思います。

参照 : SHARES 弁理士 井上 暁彦のページ

参考:SHARES LAB
『商標権侵害の「無茶な警告書」~実際にあった事例を紹介~』
『商標権侵害のとき百貨店や小売店へ通知するのは営業妨害?』
『他社から商標権侵害の通知書(警告書)が送られてきたらどうする?』
『商標権侵害の警告書の書き方(せっかく商標登録したのに勝手に使っている人がいたらどうする ? )』

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